La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 53/2022, ha stabilito che non possono essere oggetto di registrazione i marchi costituiti da mere indicazioni descrittive del prodotto sempreché, prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Nel caso di specie, una nota azienda produttrice di pasta ha convenuto in giudizio altra società operante nello stesso settore, innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare nullo il marchio “spaghetto quadrato” perché privo di distintività.
La domanda di nullità avanzata dal competitor, accolta dal giudice di primo grado, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che il marchio contestato avesse natura descrittiva, in quanto volto ad indicare una caratteristica del prodotto che non presentava più la tradizionale forma cilindrica, ma quella più moderna avente “sezione orizzontale quadrata”.
Non è stato neppure ritenuto provato il c.d. secondary meaning, che sussiste quando l’uso e la diffusione del marchio, anche mediante incisive campagne pubblicitarie, sono tali da assumere un significato preciso e identificare proprio quel prodotto presso i consumatori, malgrado la parola che lo compone sia solo indicativa di una qualità.
Ipotesi esclusa nel caso specifico, attesa la breve durata dell’uso pari a 14 mesi e il difetto di prova relativo agli adeguati investimenti pubblicitari tali da creare un fenomeno di massiccia diffusività e conoscenza presso il pubblico.
Avverso tale sentenza, parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la società convenuta con controricorso.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che non possono essere considerati marchi i segni costituiti da mere indicazioni descrittive del prodotto, tra i quali si annoverano quelli recanti semplici caratteristiche del prodotto, precisandosi che “possono costituire oggetto di registrazione i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”. Pertanto, il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda di nullità, sia divenuto distintivo per l’uso effettuatone.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che – ai sensi dell’art. 13, comma 1, D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – non è concesso alcun diritto di esclusiva per i segni che siano meramente connessi al prodotto e privi del carattere di originalità, in quanto si limitano a richiamare una qualità della merce o la sua funzione produttiva. Tuttavia, nelle successive disposizioni, si pone un’eccezione al divieto di registrazione e alla nullità del marchio, consistente nell’acquisizione della distintività del marchio precedente alla proposizione della medesima domanda. Si parla, in tal caso, del c.d. secondary meaning che si verifica ogniqualvolta un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva a causa della genericità, del carattere descrittivo o della mancanza di originalità, acquisti tali capacità in seguito al suo consolidarsi nel mercato, come conseguenza di una elevata diffusività commerciale e di adeguati investimenti pubblicitari.
Sulla base dei suesposti principi, la Corte di Cassazione ha disposto il rigetto del ricorso.
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